發(fā)明專利在提交申請文件后想要獲得授權(quán)，需要經(jīng)過初審和實(shí)審過程，初審階段一般都能通過，是否能夠授權(quán)的關(guān)鍵在于實(shí)審階段。在實(shí)審階段，發(fā)明專利碰到的最普遍的問題是不符合專利法第22條第3款關(guān)于創(chuàng)造性的規(guī)定。

創(chuàng)造性的定義為：創(chuàng)造性，是指與現(xiàn)有技術(shù)相比，該發(fā)明具有突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)和顯著的進(jìn)步，該實(shí)用新型具有實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)和進(jìn)步。

從創(chuàng)造性的定義中能夠看出，發(fā)明專利具備創(chuàng)造性需要看的是兩點(diǎn)，突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)和顯著的進(jìn)步。

關(guān)于突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)，《審查指南》中給出的解釋為：發(fā)明有突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)，是指對所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員來說，發(fā)明相對于現(xiàn)有技術(shù)是非顯而易見的。如果發(fā)明是所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員在現(xiàn)有技術(shù)的基礎(chǔ)上僅僅通過合乎邏輯的分析、推理或者有限的試驗可以得到的，則該發(fā)明是顯而易見的，也就不具備突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)。

關(guān)于顯著的進(jìn)步，《審查指南》中給出的解釋為：發(fā)明有顯著的進(jìn)步，是指發(fā)明與現(xiàn)有技術(shù)相比能夠產(chǎn)生有益的技術(shù)效果。

由于在申請文件撰寫時，說明書部分均需要寫明本發(fā)明能夠產(chǎn)生何種有益效果，這部分一般都可認(rèn)為是本發(fā)明所具備的顯著的進(jìn)步，因而請求保護(hù)的技術(shù)方案一般均具備有益的效果。那么發(fā)明是否具備創(chuàng)造性，重點(diǎn)就在于該發(fā)明是否具備突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)。

判斷發(fā)明相對于現(xiàn)有技術(shù)而言是否具備突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)，實(shí)際考量的是發(fā)明對于本領(lǐng)域技術(shù)人員而言是否是顯而易見的，可操作性較強(qiáng)的判斷方法為三步法：（1）確定最接近的現(xiàn)有技術(shù)；（2）確定發(fā)明的區(qū)別技術(shù)特征和發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問題；（3）判斷要求保護(hù)的發(fā)明對本領(lǐng)域的技術(shù)人員來說是否顯而易見。

審查員在評價某項權(quán)利要求時，采用的就是三步法。如果審查員認(rèn)為某項權(quán)利要求不具備突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)，在評價該權(quán)利要求時，首先，會給出一項最接近的現(xiàn)有技術(shù)；然后，分析請求保護(hù)的權(quán)利要求與最接近的現(xiàn)有技術(shù)存在的區(qū)別；再根據(jù)區(qū)別技術(shù)特征確定該項權(quán)利要求相對于最接近的現(xiàn)有技術(shù)實(shí)際所解決的問題；最后，尋找其他的證據(jù)判斷所列舉的區(qū)別技術(shù)特征所能達(dá)到的效果對于本領(lǐng)域技術(shù)人員而言是顯而易見的。

以上是不具備創(chuàng)造性的權(quán)利要求的評價方式。那么針對審查員的這種審查意見，申請人應(yīng)當(dāng)如何進(jìn)行爭辯呢？

我們的專利是否能夠授權(quán)，很大程度上取決于審查員，因而在進(jìn)行意見陳述時，開頭結(jié)尾應(yīng)當(dāng)客氣；現(xiàn)實(shí)情況中，一名審查員所屬的審查領(lǐng)域通常大于其自身的理工科教育、科研領(lǐng)域，在審查過程中，審查員通常只能在理工科基礎(chǔ)知識的基礎(chǔ)上，通過檢索相關(guān)現(xiàn)有技術(shù)來接近本領(lǐng)域技術(shù)人員，但很難完全達(dá)到本領(lǐng)域技術(shù)人員的水平，更不可能與發(fā)明人站在相同的高度上，因而，如果發(fā)明人認(rèn)為審查員對于本申請的評價存在謬誤，不建議帶有主觀情緒進(jìn)行回復(fù)，在意見陳述中進(jìn)行客觀的闡述即可，做到有理有據(jù)、條理清晰即可。

對于收到的審查意見通知書，我們應(yīng)當(dāng)如何進(jìn)行分析？我認(rèn)為主要分為兩步，第一步對于審查員確定的區(qū)別技術(shù)特征及實(shí)際所解決的技術(shù)問題，我們需要進(jìn)行核對，如果核對有誤，我們需要進(jìn)行指出；如果核對無誤，則進(jìn)行第二步，分析所列出的區(qū)別技術(shù)特征所起的作用是否是已經(jīng)公開的，能夠取得的技術(shù)效果對于本領(lǐng)域技術(shù)人員而言是否是能夠預(yù)期的。

例如，本申請權(quán)利要求1公開了一種蘋果果汁的生產(chǎn)工藝，具體方法是將蘋果榨汁，然后加入蔗糖、水和防腐劑，得到蘋果果汁。且在申請文件中記載了蔗糖的作用是調(diào)節(jié)蘋果汁的酸味，得到口感更佳的蘋果果汁。

在審查意見通知書中，針對本申請權(quán)利要求1的技術(shù)方案，審查員給出了下列兩份對比文件。

對比文件1公開了一種蘋果果汁的生產(chǎn)工藝，具體方法是將蘋果榨汁，然后加入水和防腐劑，得到蘋果果汁。

對比文件2的名稱是“一種山楂果汁的生產(chǎn)工藝”，具體方法是將山楂榨汁，然后加入蔗糖和水，得到山楂果汁。且在對比文件2中還記載了蔗糖的作用是調(diào)節(jié)山楂汁的酸味，得到口感更佳的山楂果汁。

審查員確定對比文件1為最接近的現(xiàn)有技術(shù)，認(rèn)為對比文件1同樣公開了一種蘋果果汁的生產(chǎn)工藝，權(quán)利要求1與對比文件1相比，區(qū)別在于權(quán)利要求1還包含了蔗糖，并確定了權(quán)利要求1相對于對比文件1，實(shí)際解決的問題是如何矯正蘋果汁的酸味。而對比文件2公開了一種山楂果汁的生產(chǎn)工藝，其中同樣包含了蔗糖，且蔗糖在對比文件2同樣起到調(diào)節(jié)山楂汁酸味的作用，本領(lǐng)域技術(shù)人員知曉山楂與蘋果均是帶有酸味的水果，因此在面對如何矯正蘋果汁的酸味時，容易想到加入蔗糖以解決該問題。最終給出的對比文件1和2結(jié)合可得到權(quán)利要求1的技術(shù)方案，權(quán)利要求1不具備創(chuàng)造性。

針對以上審查意見，第一步，核對審查員確定的區(qū)別技術(shù)特征及實(shí)際所解決的技術(shù)問題是否有誤，通過上述示例我們能夠看出，權(quán)利要求1相對于對比文件1確實(shí)只是多添加了蔗糖這種原料，因而應(yīng)當(dāng)認(rèn)可審查員所確定的區(qū)別技術(shù)特征；另外，本申請說明書中表明了“蔗糖的作用是調(diào)節(jié)蘋果汁的酸味，得到口感更佳的蘋果果汁”，因而對于審查員將所解決的技術(shù)問題確定為“如何矯正蘋果汁的酸味”，也看不出任何問題，核對無誤。第二步，對于審查員所認(rèn)為的蔗糖能夠起到的作用，我們應(yīng)當(dāng)分析審查員給出的理由是否有足夠的說服力。

第二步是審查意見答復(fù)中較為關(guān)鍵的一部分，閱讀審查員所認(rèn)為的區(qū)別技術(shù)特征的作用已被公開的論據(jù)時，我們應(yīng)當(dāng)始終帶著“批判的思維”去看待，就以上示例而言，乍看審查員所說確實(shí)很有道理，但仔細(xì)分析：因為山楂與蘋果均是帶有酸味的水果，就能夠判定蔗糖在二者的技術(shù)方案所起作用相同嗎？山楂具有酸味的原因是什么？蘋果產(chǎn)生酸味的原因是什么？二者產(chǎn)生酸味的原因是否相同？如果山楂與蘋果產(chǎn)生酸味的原因并不相同，那么蔗糖在兩個技術(shù)方案所起的作用真的相同嗎？以上的審查意見中，對蘋果和山楂產(chǎn)生酸味的原因，審查員并未進(jìn)行分析，只是籠統(tǒng)地將蘋果和山楂歸于具有酸味的水果，這種缺少嚴(yán)謹(jǐn)分析的論據(jù)，是我們的首要目標(biāo)（此處只是進(jìn)行舉例，給出的是分析思路，實(shí)際上兩方案中蔗糖所起作用確實(shí)是相同的）。

答復(fù)審查意見時，我們需要對審查意見中提到的每個論點(diǎn)、論據(jù)進(jìn)行分析，判斷該論點(diǎn)或論據(jù)是否具備充分的說服力，找到其中的破綻，是我們獲得專利授權(quán)的關(guān)鍵點(diǎn)。